典型案例：商業(yè)秘密案件中，如何認定消極使用行為？

被訴侵權(quán)人基于原告技術(shù)信息規(guī)避錯誤研發(fā)路線，屬于消極使用行為

閱讀提示：商業(yè)秘密案件中，原告要想讓法院支持其訴訟請求，必須證明被告實施了具體的侵權(quán)行為。其中，最常見的一種侵權(quán)行為就是使用行為。那么，原告是否負有必須提交直接侵權(quán)證據(jù)的義務(wù)呢？原告如何舉證被告使用了原告的技術(shù)信息？如果被告沒有直接使用，只是進行了參考，是否構(gòu)成侵權(quán)？本期，李營營律師團隊根據(jù)多年來辦理商業(yè)秘密案件的經(jīng)驗，結(jié)合一則典型案例，與大家分享。

裁判要旨：

被訴侵權(quán)人實際使用的信息系在涉案商業(yè)秘密信息基礎(chǔ)上修改、改進而來，或者系基于涉案商業(yè)秘密信息規(guī)避錯誤研發(fā)路線而得的，即便其與涉案商業(yè)秘密信息存在一定差異甚至完全不同，人民法院亦可以根據(jù)具體情況認定被訴侵權(quán)人構(gòu)成對涉案商業(yè)秘密信息的改進型使用或者消極使用。

案情簡介：

1.原告某模具公司系某技術(shù)秘密獨占許可使用人，對該技術(shù)信息采取了相應(yīng)的保密措施，與員工簽訂的勞動合同中包括保密條款。

2.被告呂某華從原告公司離職后，以其子名義開辦被告某材料公司，又實際控制被告某精密模具公司，混同經(jīng)營，在經(jīng)營過程中招聘被告周某、蔡某群等原告公司的員工。

3.2018年6月28日，原告發(fā)現(xiàn)被告某材料公司、某精密模具公司生產(chǎn)、銷售宣稱具有其模具品牌技術(shù)背景的熱流道產(chǎn)品并實際造成原告客戶訂單數(shù)量減少，遂向當?shù)厥袌霰O(jiān)管部門舉報。市場監(jiān)管部門在行政執(zhí)法過程中委托北京某知識產(chǎn)權(quán)司法鑒定中心就原告主張的涉案技術(shù)相關(guān)秘密點進行鑒定，鑒定意見為具有非公知性。

4.原告認為被告某材料公司、某精密模具公司在明知被告呂某華、周某、蔡某群系原告前員工的情況下，非法獲取并使用原告的技術(shù)秘密和經(jīng)營秘密，遂向江蘇省蘇州市中級人民法院起訴，要求判令:1.各被告立即停止侵權(quán)行為;2.某材料公司、某精密模具公司、呂某華共同賠償其經(jīng)濟損失及合理費用1000萬元，周某就其中的300萬元承擔連帶責任，蔡某群就其中的10(萬元承擔連帶責任;3.各被告共同承擔本案的訴訟費用。

5.被告某材料公司、某精密模具公司、呂某華、周某、蔡某群共同辯稱:原告所主張的技術(shù)信息以及客戶信息均不符合商業(yè)秘密的構(gòu)成要件，其行為均不構(gòu)成侵權(quán)。

6.2021年5月13日，江蘇省蘇州市中級人民法院判決：各被告立即停止侵害原告商業(yè)秘密的行為，被告某材料公司、某精密模具公司、呂某華共同賠償原告某模具公司經(jīng)濟損失及合理費用200萬元;被告周某就前述第二項判決賠償金額中的100萬元承擔連帶責任，被告蔡某群就前述第二項判決賠償金額中的50萬元承擔連帶責任;駁回某模具公司的其它訴訟請求。

7.各被告以原告請求保護的信息不構(gòu)成商業(yè)秘密其從未使用過涉案秘密點，一審判決賠償數(shù)額過高為由提出上訴。

6.2023年6月14日，最高人民法院認定原告主張的信息構(gòu)成商業(yè)秘密，并且各被告行為構(gòu)成使用行為，二審判決駁回上訴、維持原判。

（該案于2024年2月24日入選人民法院案例庫，屬于參考案例）

案件爭議焦點：

某材料公司、某精密模具公司是否實際使用了涉案商業(yè)秘密？

法院裁判觀點：

一、商業(yè)秘密的“使用”，意味著涉案商業(yè)秘密被應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品制造、市場營銷及其改進工作、研究分析等。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯商業(yè)秘密民事案件適用法律若干問題的規(guī)定》第九條的規(guī)定，被訴侵權(quán)人使用商業(yè)秘密的方式通常有三種，一是在生產(chǎn)經(jīng)營活動中直接使用商業(yè)秘密，二是對商業(yè)秘密進行修改、改進后使用，三是根據(jù)商業(yè)秘密調(diào)整、優(yōu)化、改進有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動。后兩種使用方式通常稱之為改進型使用和消極使用，雖然在這兩種情形下，被訴侵權(quán)人在最后生產(chǎn)環(huán)節(jié)實際使用的信息與涉案商業(yè)秘密會存在一定差異甚至完全不同，但其在產(chǎn)品設(shè)計、改進或研究分析等環(huán)節(jié)中依然使用了商業(yè)秘密，因此可能節(jié)約了研發(fā)成本或者采取了針對性策略，并據(jù)此獲取不正當競爭優(yōu)勢，故應(yīng)當依法認定構(gòu)成使用商業(yè)秘密。

二、各被告之間存在非法獲取、非法披露行為，存在參考使用原告技術(shù)信息行為。被訴侵權(quán)人在最后生產(chǎn)環(huán)節(jié)實際使用的信息與涉案商業(yè)秘密會存在一定差異甚至完全不同，不影響被訴侵權(quán)人身份的認定。

根據(jù)在案證據(jù)可知，呂某華開辦某材料公司、借助某精密模具公司的主體資格以及在實際經(jīng)營過程中大量招聘某模具公司原員工，均是為了非法獲取并實際使用涉案商業(yè)秘密，在生產(chǎn)場所內(nèi)存放的圖紙及資料內(nèi)容與某模具公司主張的技術(shù)秘密實質(zhì)一致，呂某華等人在向昆山市監(jiān)局所作的陳述中亦認可加工裝配熱流道系統(tǒng)及噴嘴、分流板等組件參考了上述圖紙和資料，某材料公司銷售上述產(chǎn)品時還向客戶釋放類似“某模具公司技術(shù)背景”的信息。另外，呂某華在經(jīng)營某材料公司期間招聘蔡某群即是為獲取和使用蔡某群掌握的經(jīng)營信息，蔡某群入職某材料公司后即將部分某模具公司客戶信息和產(chǎn)品報價資料披露給某材料公司，某材料公司通過案外公司轉(zhuǎn)售的部分終端客戶，亦是某模具公司的客戶，某材料公司還以“低于某模具公司模具同類產(chǎn)品的價格銷售”等用語對外進行宣傳。據(jù)此，某材料公司、某精密模具公司已經(jīng)實際不當獲取并使用了其獲取的商業(yè)秘密，現(xiàn)某材料公司、某精密模具公司、呂某華、周某、蔡某群僅以從葉某娥處提取的部分紙質(zhì)圖紙和電腦中未發(fā)現(xiàn)涉案技術(shù)秘密、其生產(chǎn)環(huán)境、實際加工工藝、產(chǎn)品品質(zhì)、客戶群體等都與某模具公司存在較大不同為由，主張涉案被訴行為不構(gòu)成商業(yè)秘密使用行為，不予支持。

綜上所述，最高人民法院認為各被告構(gòu)成侵犯原告商業(yè)秘密，判決維持原判、駁回上訴人的上訴請求。

案例來源：

《某模具公司訴某材料公司、某精密模具公司、呂某華、周某、蔡某群侵害商業(yè)秘密糾紛案》-商業(yè)秘密改進型使用、消極使用的認定（該案于2024年2月24日入選人民法院案例庫，屬于參考案例）

實戰(zhàn)指南：

一、原告代理律師在論證被告構(gòu)成“消極使用”時應(yīng)注意什么？

原告在論證被告構(gòu)成消極使用時，注意搜集被告自認或者證人證明被告企業(yè)在加工、生產(chǎn)中參考了原告的技術(shù)秘密的證據(jù)，這就是侵犯商業(yè)秘密行為中的“消極使用”證據(jù)。同時注意輔助搜集被告企業(yè)的宣傳行為帶有原告技術(shù)背景等字眼的證據(jù)，這樣可以與被告自認或證人證言中的“消極使用”相互印證。在消極使用行為中，并不要求原被告的技術(shù)信息完全一致，絕大多數(shù)情況下原被告的技術(shù)信息表面對比是不同的，因此，被告如果以兩者技術(shù)信息不同主張其不構(gòu)成侵權(quán)，屬于無效抗辯。消極使用表現(xiàn)為在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、改進、分析等環(huán)節(jié)中參考原告技術(shù)信息，起到了節(jié)約成本、縮短周期、提高效率的作用。法律打擊被告消極使用的行為，否則將鼓勵“彎道超車”的不正當競爭行為。

二、離職員工設(shè)立同類企業(yè)和招聘原單位職工的行為都可以被論證為被告實施侵權(quán)行為的一部分。

本案中，最高人民法院首先論證了被告呂某華在設(shè)立同類公司某材料公司和某精密模具公司的事實情況，目的是得出被告兩個公司與原告公司存在經(jīng)營同類業(yè)務(wù)的事實，與下一步論證設(shè)立人呂某華具體開展經(jīng)營活動的措施是否合法形成邏輯鏈條。第二步，最高人民法院開始論證呂某華設(shè)立兩個公司之后招聘活動，注意這里的用詞，是招聘了大量原告的員工。這里的量詞能夠說明呂某華以及兩個公司的經(jīng)營目的異常，因為一家正常的企業(yè)，在招聘時不會著重招聘特定企業(yè)來源的員工，以避免發(fā)生糾紛。被告兩家企業(yè)設(shè)立后大量招聘原告的員工，目的至少包括直接使用該員工在原告企業(yè)工作期間獲得的工作經(jīng)驗和技術(shù)經(jīng)驗。此時，如果被告不能就此進行合理性說明和解釋，法院將推定該大量招聘動作的目的是為了非法獲取并實際使用原告的商業(yè)秘密。

三、商業(yè)秘密案件中的不正當使用，并不需要直接證據(jù)證明。

很多人甚至很多律師，都以為商業(yè)秘密中的侵權(quán)行為必須要有直接證據(jù)證明。實際上，商業(yè)秘密中的侵權(quán)行為并不需要直接證據(jù)證明。原因大致有兩點：第一，是因為侵犯商業(yè)秘密行為本身就很隱蔽，很難取證。可以從反法第九條中看出，4類法定的侵權(quán)商業(yè)秘密都很難取證。第二，在如此難以取證的情況下，中央一直強調(diào)對于知識產(chǎn)權(quán)強保護，司法就必須降低權(quán)利人的舉證難度，否則難以契合中央精神。根據(jù)我們多年來辦理大量技術(shù)秘密案件的經(jīng)驗，在絕大多數(shù)的民事案件中，原告都沒有直接證據(jù)證明被告直接使用原告的商業(yè)秘密，除非被告的技術(shù)信息與原告主張的完全相同。但是，法院基本上都是在多角度論證的情況下，對原告的技術(shù)信息進行了保護。本案中法院的做法就代表了近年來我國司法實踐的情況，這也是最高人民法院將本案錄入人民法院案例庫作為參考案例的意義所在。